Коли український бізнес виходить на американський ринок, він стикається з низкою викликів. Один із головних — це надзвичайно насичене конкурентне середовище. Американський ринок формувався понад три століття, і за цей час тут сформувалися власні бізнесправила, юридичні процедури та особлива культура захисту інтелектуальної власності.
Маючи понад 27 років досвіду роботи у сфері інтелектуальної власності, я допомагаю клієнтам будувати систему захисту нематеріальних активів в Україні та за її межами. Сьогодні, продовжуючи професійний розвиток, я навчаюся у Chicago-Kent College of Law (Illinois Institute of Technology) за спеціалізацією International Intellectual Property.
У осінньому семестрі я проходила курс American Trademark Law, який викладав відомий американський юрист та науковець Dean Woody. Це був надзвичайно цікавий і динамічний курс. У юридичних школах США широко застосовується метод Сократа — студенти повинні бути постійно готовими до обговорення, аналізу судових справ і відповідей на складні юридичні питання. Весь навчальний процес проходить англійською юридичною мовою, що вимагає високого рівня підготовки.
На програмі магістратури зібралися практикуючі юристи з понад 50 країн світу, що робить обговорення особливо цікавими, адже кожен приносить досвід власної правової системи. Для мене особливо цінним було дослідити тонкощі американського підходу до торгових марок.
Принцип використання: головна відмінність США
Найважливіша різниця між американською системою та системами України і Європи полягає в принципі виникнення прав на торгову марку.
В Україні та більшості європейських країн діє принцип «first to file» — право на торгову марку виникає з моменту подачі заявки на реєстрацію.
У США використовується інший принцип — «first to use». Це означає, що право на торгову марку виникає з моменту фактичного використання знаку в комерційній діяльності, а не лише з моменту подання заявки.
Такий підхід має свої переваги. Наприклад, у системі практично відсутні так звані «мертві знаки», які часто зустрічаються у європейських реєстрах — тобто знаки, які зареєстровані, але фактично не використовуються. Водночас для іноземних підприємців це створює нові правила гри, які потрібно добре розуміти.
Необхідність попереднього пошуку
Перед поданням заявки на реєстрацію торгової марки в США обов’язково проводиться ретельний пошук (trademark clearance search).
Його мета — переконатися, що майбутня марка не порушує прав уже існуючих брендів.
Особливу увагу звертають на:
- схожість написання і звучання;
- значення слова англійською мовою;
- можливі переклади або асоціації.
Якщо бренд має іноземне звучання, американська експертиза може перевіряти переклад або семантичне значення слова англійською мовою. Це важливо враховувати українським компаніям при виході на ринок США.
Обмеження у виборі назв
Американська система досить суворо ставиться до описових назв.
Наприклад, неможливо зареєструвати слово «Fruits» у класі продажу фруктів, адже така назва лише описує товар і не має достатньої розрізняльної здатності.
Тому при створенні бренду рекомендується використовувати:
- унікальні або вигадані слова;
- комбіновані назви;
- або бренди, які вже мають історію використання.
Чому українські бренди можуть мати перевагу
Я часто рекомендую підприємцям зберігати українські назви брендів, якщо вони вже мають певну історію використання.
У системі США історія використання бренду має велике значення. Якщо бізнес уже використовував знак у комерційній діяльності, це може допомогти підтвердити права на нього.
Нематеріальні активи як стратегічний ресурс
У США інтелектуальна власність розглядається як один із ключових бізнес-активів.
Торгова марка може:
- продаватися;
- передаватися за ліцензією;
- бути предметом застави;
- використовуватися для отримання фінансування.
Саме тому американські юристи часто рекомендують структурувати нематеріальні активи окремо від операційного бізнесу.
Поширеною практикою є створення окремої компанії (LLC), на яку реєструються торгові марки, авторські права та інші нематеріальні активи. Це дозволяє краще захищати їх у разі комерційних ризиків.
Важливість комплексного захисту
Реєстрація торгової марки — лише частина системи захисту інтелектуальної власності. Не менш важливими є:
договори про передачу авторських прав;- угоди про конфіденційність (NDA);
- контракти із працівниками;
- захист комерційної таємниці.
Саме комплексний підхід дозволяє бізнесу ефективно захищати свої інновації, бренд і репутацію на міжнародному ринку.
У наступних статтях я планую детальніше розповісти про практичні аспекти захисту інтелектуальної власності у США та про юридичні інструменти, які допомагають українським компаніям успішно працювати на глобальному ринку.
Олена Яремчук
юрист у сфері інтелектуальної власності
засновниця Міжнародної юридичної консалтингової групи
«Яремчук та партнери»
www.yaremchukandpartners.com
